Lección 9. Propiedad Intelectual: Protección de los Signos Distintivos (II)
6. La marca como objeto de derecho de propiedad
6.1. Caracterización y disciplina aplicable
El derecho sobre la marca se configura como un derecho real semejante al de propiedad, porque recae sobre un signo entendido como bien inmaterial, objetivado mediante el registro y con valor económico propio. Ese signo es objeto de un poder de dominación atribuido al titular, poder que también alcanza a la solicitud de marca. De este modo, tanto la marca ya registrada como su solicitud pueden:
- Pertenecer a una o varias personas en proindiviso.
- Transmitirse y licenciarse.
- Darse en garantía o ser objeto de derechos reales, embargo o ejecución, siempre respetando el principio de indivisibilidad de la marca.
En las marcas de la Unión Europea, la transmisión se rige por la legislación del Estado miembro correspondiente. Se considera la marca de la UE, salvo regla contraria del RMUE, como una marca nacional registrada en el Estado miembro aplicable para todo el territorio de la Unión. Los actos jurídicos sobre ella solo son plenamente oponibles frente a terceros de buena fe desde su inscripción, aunque también pueden oponerse frente a quienes conocieran dichos actos antes de adquirir derechos sobre la marca.
6.2. Copropiedad de la marca
La copropiedad surge cuando la marca o su solicitud pertenece a varias personas proindiviso. Se rige, en primer lugar, por lo pactado entre las partes; en segundo lugar, por la Ley de Marcas y, subsidiariamente, por las normas comunes sobre comunidad de bienes. La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada copartícipe deben acordarse conforme al régimen del art. 398 del Código Civil. La oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca, si pudiera provocar su caducidad, equivale a una renuncia a su derecho.
En caso de cesión de la marca o de una participación, los demás partícipes tienen derecho de tanteo durante un mes desde la notificación. Si no se les avisa o la cesión se realiza en condiciones distintas, podrán ejercitar el retracto en el mismo plazo desde la publicación de la inscripción en el Registro de Marcas. Además, cada partícipe puede ejercitar por sí solo acciones civiles o penales en defensa de la marca, comunicándolo a los demás comuneros.
6.3. La cesión
La cesión supone la transmisión plena del derecho sobre la marca o sobre la solicitud de registro. Tanto la Ley de Marcas como el RMUE parten de un sistema de libre cesión, permitiendo transmitir la marca con independencia de la empresa a la que esté vinculada. No obstante, se denegará la inscripción si dicha transmisión puede inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos o servicios. Por el contrario, si se transmite la empresa en su totalidad, se entiende transmitida también la marca, salvo pacto en contrario.
6.4. Licencia de marca: Caracterización y clases
La licencia no transmite la titularidad, sino que autoriza el uso de la marca manteniendo el propietario su derecho. Sus clases principales son:
- Exclusiva: El licenciante se obliga a no conceder nuevas licencias a terceros en la zona asignada y a impedir que otros licenciatarios invadan esa zona (que puede ser todo el territorio español, comunitario o una parte).
- No exclusiva: Se presume salvo pacto en contrario. El licenciante puede conceder otras licencias y usar la marca por sí mismo.
- Global o Parcial: Según se refiera a todos los productos o servicios registrados o solo a una parte.
El licenciatario no puede ceder la licencia ni conceder sublicencias salvo pacto contrario. El licenciante puede actuar contra el licenciatario que incumpla las limitaciones contractuales, especialmente mediante la acción de cesación.
7. Extinción
7.1. Nulidad
7.1.1. Causas de nulidad
La nulidad absoluta procede cuando concurre una prohibición absoluta o cuando el solicitante actuó de mala fe. Esta acción es imprescriptible, aunque debe atenderse a la regla del «segundo significado» (secondary meaning): si un signo inicialmente genérico adquiere distintividad por el uso, no procede declarar la nulidad.
La nulidad relativa aparece cuando la marca afecta a derechos anteriores. El titular del derecho anterior no podrá ejercitar la acción si toleró durante cinco años consecutivos el uso de la marca posterior (salvo mala fe) o si consintió expresamente el registro.
7.1.2. La declaración de nulidad y sus efectos
La competencia corresponde a la OEPM, aunque puede plantearse judicialmente mediante demanda reconvencional. En la marca de la UE, corresponde a la EUIPO. La resolución firme de nulidad produce efectos retroactivos (ex tunc), considerándose que el registro nunca produjo efectos. Sin embargo, esta regla se modera para no afectar a resoluciones firmes sobre violación ya ejecutadas antes de la declaración de nulidad, sin perjuicio de la indemnización si hubo mala fe. La nulidad puede ser parcial.
7.2. Caducidad
7.2.1. Causas de caducidad
7.2.1.1. Causas de caducidad voluntarias
Son las vinculadas a la voluntad del titular, especialmente la falta de renovación y la renuncia. La marca se registra por 10 años y puede renovarse indefinidamente. La falta de pago de la tasa provoca la cancelación registral, salvo que existan embargos o hipotecas mobiliarias inscritas, en cuyo caso el acreedor podría renovar la marca para proteger su garantía. La renuncia puede ser total o parcial, pero no puede perjudicar derechos de terceros inscritos (licencias, embargos, etc.) sin su consentimiento.
7.2.1.2. Causas de caducidad no voluntarias
Se concretan en tres supuestos:
- Incumplimiento de la carga legal de uso: Falta de uso efectivo durante 5 años sin causa justificada.
- Vulgarización: Conversión de la marca en la designación usual del producto o servicio.
- Carácter engañoso sobrevenido: Cuando el uso realizado por el titular induce a error al público.
7.2.2. La declaración de caducidad y sus efectos
Se declara por vía directa ante la OEPM o por vía reconvencional ante los Juzgados de lo Mercantil. Sus efectos se retrotraen a la fecha de la solicitud administrativa o de la demanda, y también puede ser parcial.
IV. El Nombre Comercial
El nombre comercial es el signo distintivo que identifica al empresario en el tráfico mercantil y lo diferencia de otros que realizan actividades idénticas o similares. Su composición se rige por el principio de libertad, el derecho nace con el registro y su contenido coincide sustancialmente con el de la marca en cuanto a facultades, nulidad y caducidad.
V. El Rótulo de Establecimiento
El rótulo identifica un establecimiento físico ante el público. La Ley de Marcas eliminó su carácter registral, por lo que su protección se desplaza a las normas de competencia desleal, aunque también puede protegerse mediante el registro de una marca o nombre comercial.
VI. Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas
1. Caracterización
La Denominación de Origen (DOP) designa un producto cuya calidad se debe exclusiva o fundamentalmente al medio geográfico, y cuyas fases de producción se realizan íntegramente allí. La Indicación Geográfica (IGP) requiere que al menos una de las fases de producción tenga lugar en la zona y que posea una cualidad o reputación atribuible a dicho origen. En ambos casos predomina la función de garantía de calidad vinculada al origen.
2. Normativa aplicable
En España rige la Ley 6/2015 de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. En la Unión Europea, la regulación se distribuye en reglamentos específicos para productos vitivinícolas, bebidas alcohólicas y productos agrícolas. Internacionalmente, existe el Arreglo de Lisboa.
3. El sistema de protección
3.1. Descripción del sistema y objetivos
El sistema persigue tres fines:
- Informar a profesionales y consumidores mediante símbolos comunitarios.
- Beneficiar al mundo rural, mejorando rentas y fijando población.
- Proteger a los beneficiarios mediante un registro exhaustivo que sustituye la protección nacional (aunque permite una protección transitoria estatal).
3.2. Ámbito de protección
La protección impide el uso comercial directo o indirecto para productos no amparados, cualquier evocación, imitación o indicación falsa sobre el origen. Además, la DOP o IGP registrada opera como derecho anterior frente a marcas posteriores, denegándose cualquier signo que las reproduzca o imite para productos iguales o similares. En España, esta prohibición se extiende a nombres comerciales, razones sociales y nombres de dominio.